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商标固有显著性对反向混淆侵权认定的影响

评析南京巴黎贝丽丝香水有限公司诉路威酩轩香水化妆品(上海)有限公司等侵权纠纷案

裁判要点

在反向混淆侵权案件中,在后使用人往往是具有较高知名度的企业,其在市场竞争中的综合品牌效应远大于旗下品中单一所发挥的来源识别作用,降低了相关公众产生混淆的可能性,加之在先权利人的尚不具有较高的知名度,因此的固有显著性将对区分品来源发挥重要作用,成为混淆可能性判断以及侵权判定的重要因素。

 

基本案情

原告南京巴黎贝丽丝香水有限公司(下称贝丽丝公司)诉称:2000年8月14日,其在香水、化妆品等品上获准注册了第1431198号"ONE"。2014年5月8日,经其调查发现,被告无锡业大厦场内的"迪奥"专柜对外销售一款标注"ONEESSENTIAL"标识的红色瓶装面膜,被告路威酩轩香水化妆品(上海)有限公司(下称路威酩轩公司)系该品在我国的总经销。此外,在被告克丽丝汀迪奥业(上海)有限公司注册的网站"www。dior。com"中点击"中文"选项,网址自动跳转至"www。dior。cn",而在"www。dior。cn"网站的子页面中呈现了"ONEESSENTIAL"相关产品的推介信息,并将"ONEESSENTIAL"称为"红色一号"。贝丽丝公司认为,被告使用"ONEESSENTIAL"与"红色一号"标识侵犯了其享有的"ONE"注册专用权。

路威酩轩公司辩称:被诉侵权品上的"ONE"及"ESSENTIAL"标识系用于描述品的功能、用途等特征,系描述性使用,不具有识别品来源的作用;第1431198号"ONE"显著性较弱,不足以禁止他人合理使用"ONE"文字;贝丽丝公司的"ONE"香水在香水领域知名度较低,而被诉侵权品属于国际知名品牌,二者在市场上共存不会导致相关公众产生混淆。

经审理,江苏省无锡市滨湖区人民法院作出(2014)锡滨知民初字第00069号民事判决:驳回原告贝丽丝公司诉讼请求。无锡市中级人民法院作出(2015)锡知民终字第0040号民事判决:维持原判。

 

法官评析

该案主要涉及反向混淆情形下侵权的认定问题。有别于正向混淆禁止之攀附在先权利人誉的侵权行为,反向混淆是指在相关市场中具有较高知名度的在后使用人,在相同或类似品上使用与具有较低知名度的在先权利人相同或近似的,使相关公众误认为在先权利人的品来源于在后使用人或与其存在特定关联。该案被诉侵权品系出自国际知名品牌"迪奥",贝丽丝公司相较而言显处业实力弱势地位。贝丽丝公司主张"迪奥"品牌的相关品侵犯其注册商标专用权,当属于典型的反向混淆情形。由于我国现行法及相关司法解释中均并未明确提出"反向混淆"的概念,因此人民法院对该案所作民事判决中也未直接提及"反向混淆",但该案相关裁判理由系围绕注册商标的固有显著性对混淆可能性判断及近似比对方式的影响展开阐述。

第一,反向混淆情形下的侵权认定仍应判断混淆可能性。反向混淆行为将直接导致相关公众误认为在先权利人的品来源于在后使用人或与在后使用人存在特定关联,使得在先权利人注册无法正常发挥指示品来源的功能,最终导致其发展空间被处于市场强势地位的在后使用人削弱,此后果是正向混淆所无法产生的。鉴于此,有观点指出,反向混淆实质上是对于权的一种实质性损害,使注册商标的固有权不能实现。认定反向混淆构成侵权,本质上不是基于混淆理论,而是基于注册商标专用权的固有权能,即虽然不足以造成相关公众产生混淆,也可构成侵权。但固有权能受到侵犯的重要表现就是相关公众对品的来源产生混淆或误认,即使是反向混淆的情形,也不能将混淆理论与侵权割裂开来,而且我国现行法第五十七条第二项规定的侵权情形中,并未区分正向混淆与反向混淆,而均以"容易导致混淆"作为侵权构成要件之一。无论是在后使用人"攀附"在先权利人声誉的正向混淆情形,还是该案所涉反向混淆情形,混淆可能性判断均系侵权认定的基础。

第二,反向混淆情形下固有显著性对侵权判定的影响。固有显著性是指标识本身在设计之初便因其臆造性、独特性而具备显著特征。区分品来源的功能由固有显著性和长期使用而形成的知名度共同实现,因此的固有显著性和知名度均是混淆可能性判断的考量因素。正向混淆的情形下,在先权利人的通常已具有一定的知名度,故即使其固有显著性较弱,也不妨碍该获得较强的法保护。与正向混淆相反,反向混淆情形中的在先权利人一般尚未形成一定的知名度,若其固有显著性也较弱,那首先其作为一个弱无法获得较强的保护。其次,相关公众也难以对不具有知名度的弱产生关联关系混淆。因此,反向混淆情形下,固有显著性越强,越容易受较强的保护。该案中,贝丽丝公司持有的"ONE"固有显著性较弱,又缺乏较高的知名度,如果对该"ONE"进行强保护,容易产生常见文字被垄断的不良后果。如类似品中将英文单词"ONE"作为前、后缀使用的所有英文标识都可能落入"ONE"注册商标专用权的保护范围,这显然有失公平。

第三,反向混淆情形下固有显著性较弱的近似比对认定。与混淆可能性判断直接相关的是标识的近似程度,近似认定也是侵权判定的核心问题。《最高人民法院关于审理民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》中明确了近似的比对方法,即在隔离比对的状态下,既要进行整体比对,又要进行要部比对。一般正向侵权的情形,在后使用人虽然出于攀附的目的在被诉侵权品上使用他人,但为避免刑事责任,完全相同或者视觉上基本无差别的使用他人的情形较少,大量呈现的是将他人构成要素以拆分、组合或替换等方式进行的近似使用,因此司法实践中对于知名度相差悬殊的正向混淆侵权通常以要部比对的方式来认定的近似性。但在反向混淆情形下,如果涉案的固有显著性较弱,那么相关公众识别品来源的方式主要基于对整体的视觉印象,而非其中的个别构成要素,故此时应当重点以整体比对的方式认定的近似性。该案中,"ONE"的固有显著性较弱,被诉侵权品使用的"ONEESSENTIAL"标识虽然完整包含了英文"ONE",但与"ONEESSENTIAL"标识进行整体比对存在明显的差异,因此相关公众选择购买被诉侵权产品或基于"迪奥"品牌的知名度,或基于"ONEESSENTIALDIOR"标识的美誉度,但不会基于"ONEESSENTIAL"标识中"ONE"部分的知名度,因此该案应以整体比对的方式认定"ONE"注册商标与"ONEESSENTIAL"标识的近似性。但若涉案的固有显著性较强,那标识本身就有较强的区分来源属性,易使相关公众产生关联关系混淆,故即便是反向混淆的情形,仍应当着重以要部比对的方式进行近似认定。(作者:杨洋,单位:江苏省无锡市滨湖区人民法院)


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